发布时间:2022-04-04 15:45 摘自:知产力
洞察全球SEP政策态势,我们准备好了吗?

美欧日各国专利行政机构一改往日的低调,近两年变得异常活跃,动作频频;中国拥有全球最大规模的SEP专利和SEP产品,我国专利行政部门也可探索出台标准必要专利许可指南,提供对SEP价值评估的参考因素,在专利保护与权利滥用之间寻找平衡点,促进企业创新,引导各主体共同塑造健康的市场经营环境。

序言

SEP全球许可纠纷风云肇始于2000年初,此后20多年的演进历程,可谓与无线通信产业化的步伐同频共奏。纵观当前SEP全球许可纠纷版图,已然呈现出美国、欧洲与东亚“三极鼎立”之态势。这背后,既反映了欧美作为通信领域创新方面的先行者在包括底层技术等方面仍然占据着优势地位,又反映出全球科技创新中心“东渐”之趋势已渗透到产业利益重新分配当中。

近年来,我国在通信产业创新方面表现优异,从2G、3G时代跟跑,到4G时代并跑,再到5G时代领跑(参照下图1和2)。不仅有华为、中兴、大唐、OPPO等位居前列的5G标准必要专利权人,也有庞大的以手机产业为主(小米、OPPO、vivo、荣耀、传音等)的5G标准实施人群体[1],以及目前全球最大、发展最快的5G网络基础设施市场[2]。美欧作为传统通信产业创新策源地,曾一度衍生出诺基亚、爱立信、高通等众多我们耳熟能详的大型跨国公司,但在技术和产业竞争格局加速重组的大背景下,其所受到后来者的冲击之巨大是可想而知的。巨浪来袭下,在先者势必奋力抵抗,甚至要以攻代防;机会窗口中,后起者定要直面挑战,甚至也要攻守结合。

SEP的许可问题主要还是市场问题,即便出现纠纷也可以通过司法手段加以解决。“上帝的归上帝,凯撒的归凯撒”,这种思路使得除了反垄断行政主管部门之外,各国专利行政机构长期以来在SEP许可纠纷方面都扮演着淡而又淡的角色。直到近年来,围绕SEP的全球许可纠纷不断升级,从最初只是带有公共利益的专利权的权利行使问题,演变为SEP全球许可环境有待改善的问题,再到5G和物联网等战略性新兴产业的发展话语权问题。当无形的手无法实现资源的高效配置时,有形的手理应介入。可见的是,美欧日各国专利行政机构一改往日的低调,近两年变得异常活跃,动作频频。

美国

1.2011年FTC 发布名为《演变中的知识产权市场:专利声明与救济和竞争的协调》的报告

该报告对进入到21世纪以来专利制度面临的问题和挑战进行了整体性回应,并提出一整套关于专利制度改革的思路和对策建议,其中特别涉及对FRAND许可费率计算方法的理论建言。该报告指出,解决SEP许可纠纷要从改善专利制度的救济手段入手:一是摒弃传统“一刀切”式的禁令制度,可根据“eBay”案中的四大要素加以灵活适用;二是要建立以技术贡献为导向的损害赔偿计算规则,具体而言是指FRAND许可费率。

该报告建议,可将假想交涉协商法作为计算FRAND许可费率的最佳方法,在计算FRAND许可费率过程中,要考虑到如下事项:一是理论上假想许可费的金额不应该超过最优可替代技术方案的增量价值(incremental value),这一增量价值是善意被许可人的许可费支付上限;二是由于专利劫持行为的存在,需要在许可费中剔除掉劫持行为带给专利权人的超额价值,假想交涉协商的时间点应设定在实施方的生产初期,也即未发生沉没成本之际。另外,假想交涉协商法既有长期司法实践中的适用历史,又有操作可行的方法遵循,在SEP许可费率这一特有问题上对其进行适应性调整,能够实现符合SEP客观技术价值的费率计算方法。

可以推测的是,2013年全球范围内首例关于FRAND许可费率计算的案件——美国微软诉摩托罗拉案中的主审法官,之所以采用了修正的假想协商法可能是受到了该报告的影响。当然,以上观点建言与当时美国专利政策取向紧密相关,时与势都在变,这些观点能否被当下所接受,恐怕要大打折扣。

2.2013年美国司法部(DOJ)和美国专利商标局(USPTO)的共同声明

2013年,USPTO和DOJ联合发布了一项政策声明,内容涉及对自愿受F/RAND承诺约束的标准必要专利的救济措施。该声明指出,虽然某些情况下,针对标准必要专利侵权行为的排他性救济措施受F/RAND承诺的约束可能与这些专利的公共利益相抵触,但在其他情况下(例如,潜在的被许可人坚决拒绝参与确定F/RAND条款的谈判),排他性救济措施可能是适当的。

值得关注的是,两部门共同做出该声明的背景是,进入到2010年代以后,SEP权利人实施专利劫持(Hold-up)的问题越发严重,即SEP权利人利用其优势地位(其技术一旦被纳入到标准中,则实施人不得不实施),向实施人提出不合理的法外要求。因此,该声明建议法院在SEP纠纷案件中,主要以损害赔偿救济为主,颁发禁令应根据衡平法的原则具体判断。该声明做出后,随即出现了一些被认为是有利于实施人一方的司法判决。例如,后续将提到的Microsoft v.Motorola案,法官判出的费率对于实施方更为友好。

3.2019年DOJ、USPTO和美国国立标准技术研究院(NIST)的共同声明

自2013年共同声明发布以来,USPTO、NIST、DOJ以及美国和国际上的其他机构和法院,在处理有关标准必要专利的纠纷方面积累了更多的经验。2013年共同声明曾被误解为“建议在与专利相关的争端中采用一套独特的法律规则,这是对F/RAND承诺的基本要求(不同于非标准必要专利),并且在侵犯标准必要专利的诉讼中不应使用禁令和其他排他性救济措施”。这将不利于维持平衡的专利制度,最终导致对创新和动态竞争的损害。

2019年,DOJ、USPTO和NIST联合发表声明,明确撤回前述2013年由DOJ和USPTO的共同声明。声明指出,根据现行法律并取决于事实依据,在特定的专利案件中可能适用的救济措施,包括禁令救济、合理的特许权使用费、利润的损失、故意侵权的增加赔偿以及美国国际贸易委员会(U.S. International Trade Commission)发布的排除令等,在涉及标准必要专利的专利诉讼中同样适用。同时在涉及F/RAND承诺的谈判中,在数据可得性和最佳做法的应用支持下,“诚信”可以促进许可效率,正如在涉及标准非必要专利承诺的谈判中一样。2019年联合政声明提出,拒绝一套特别的法律规则来限制对侵犯标准必要专利的救济,也符合美国法院迄今的判决立场。援引eBay的内容,其要求应用传统的公平原则,并避免进行任何过于严格和明确的限制。

2019年联合声明还指出,专利权人做出的特定F/RAND承诺、SDO的知识产权政策以及专利权人与使用者之间的许可谈判的个别情况,都可能与标准必要专利侵权的救济措施有关,具体取决于每个案例的情况,个别当事人也可以自愿订立或同意特定的争端解决机制。另外,法院以及其他相关的中立决策者应继续根据一般法律,为违反标准必要专利的侵权行为确定救济措施,这些专利必须服从F/RAND许可承诺。考虑到现有的救济措施,平衡的、以事实为基础的分析,将有助于保持竞争和鼓励创新,使双方继续参与自愿的、以共识为基础的、制定标准的活动。

4. 2021年12月DOJ联合USPTO和NIST发布《FRAND许可协商和救济的政策声明草案》

2021年12月6日,DOJ联合USPTO和NIST发布了新版SEP许可和救济的政策声明草案,拟对2019年的SEP政策声明作出修订,并公开征集意见。整体上看,新版政策草案对SEP禁令救济采取了更温和、审慎的立场,由此也触发了偏SEP实施人的实体企业阵营和老牌专利权人/NPE阵营的旗帜鲜明的两种表态。

截止2022年2月,共收到167份公众意见,支持者和反对者均包括大量重量级选手。支持者主要来自实体企业(佳能、索尼等日企,Apple、亚马逊、惠普、思科、IBM、Verizon等美企)、中小型企业联盟及行业协会等,其中,汽车行业观点高度一致,车企及其供应商全部支持新政(包括美国/欧洲/日本的汽车协会以及本田、特斯拉、福特、大陆等车厂及供应商);反对者以老牌专利权人为主,包括,高通、爱立信、诺基亚、InterDigitial、Sisvel等,而危害美国国家安全几乎无一例外地成为反对者的理由。

5.2022年2月USPTO发布《5G专利活动分析报告》[5]

本次报告是USPTO首次单独对SEP问题发声。该报告以经济学视角切入,对向ETSI宣称的5G专利族进行了比较分析。从数量来看,华为公司宣称数量最多(超过4500件),排名全球第一。但是,如果聚焦到美欧日三极特许厅来看,高通持有数量最多,超过700件。同时,USPTO的这份报告还对5G细分技术领域的专利持有情况进行了摸底调查。从结果看,LG和高通的专利活动最为活跃,三星和华为紧随其次。可见,USPTO专门出具一份5G分析报告的目的,主要是摸清当前无线通信领域SEP的专利技术分布情况。

欧盟


欧盟一直是积极的标准必要专利规则制定者。2015年欧盟法院(ECJ)对“Huawei v.ZTE”案做出最终判决,并回答了德国高院提出的疑问。但是,ECJ判决仍然存在诸多有待明确之处。2016年4月,欧洲委员会提出,有必要改善SEP许可环境,要消除SEP相关的不确定性信息、在标准制定过程中对专利技术的不确定评价、确定FRAND承诺的含义以及SEP权利行使过程中的不确定性风险等。同时,伴随5G和IoT技术创新的发展,欧洲委员会异常高调地发布了如下政策文件:

1、2017年11月的《SEP的EU路径》(Communication from the Commission to the Institutions on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents)

该文件提出了四方面目标:一是要增加SEP披露的透明度。SEP的范围和相关性等信息,对于公平的许可交涉必不可少,因此标准制定机构应该提供更为详细和便利的数据库,以便于相关方能够查询到有用的信息。对此,欧洲专利行政部门应考虑构建有利于当事人详细查询到必要专利信息的数据检索工具。二是制定FRAND许可条件的一般性原则指南。首先,应考虑确定几个关于SEP的价值评价原则。例如,许可条件必须明确其与专利技术的经济价值之间的关系。其次,关于效率和无差别性的考虑。再次,应致力于提高SEP从业人员的综合素养和能力。三是营造具有可预测性的SEP权利行使环境,特别是应该避免SEP权利人滥用禁令救济并将其作为谈判工具的现象。四是强化开源和标准的协同性。这四方面具体目标成为欧洲委员会后续开展工作的基本遵循。

2、2021年2月《SEP的许可及评价相关的专家意见报告书》

该报告是在2017年《SEP的EU路径》的基础上,聚焦于IoT技术的许可市场,网罗了产业界、学界等各方人士的专门性意见而成。报告书共计229页,包括三大主体部分:第一部分是目的、方法和结果(包括反对意见);第二部分是IoT系统中FRAND许可的进化,SEP权利人及实施人普遍面临的具体问题;第三部分是主要问题分析和解决方案。主要问题又分别包括:SEP许可的透明度改善问题;价值链中的许可问题;FRAND许可条件的含义;交涉和纠纷处理;IoT专利池和共同许可等。这份专家意见报告书首先非常全面地征集了当前SEP许可市场中存在的问题,既包括法律、政策问题,还包括技术性事实问题。同时,通过充分征求各方意见,客观地反应了不同立场和意见等。

3、2022年2月《知识产权-标准必要专利的新框架》

就在欧盟发起针对中国的WTO行动之前的2022年2月14日,欧盟刚刚又发布了《知识产权-标准必要专利的新框架》的立法提案程序并公开征集意见,明确指出,专利持有者承诺以公平、合理和非歧视性的条款和条件将他们的标准必要专利许可给标准使用者。但是,一些标准使用者发现,标准必要专利许可制度不透明、不可预测或效率不高。欧盟表示本次立法提案程序旨在建立一个公平和平衡的许可框架,并可能结合立法和非立法行动。欧盟本次公开征集意见的截止日期到5月9日,预计全球的利益相关者都会积极提交意见。

日本

2018年JPO发布《SEP许可交涉指南》


为促进专利权人和专利实施者之间的谈判、阻止或快速解决与SEP许可相关的纠纷,JPO制定了《涉及标准必要专利(Standard EssentialPatent,SEP)许可的指南》(以下简称“指南”)。在《指南》中,JPO主要对许可谈判程序和许可费计算方法两个部分做出了指引。在许可谈判程序部分,JPO列出了包括专利权人提出要约、专利实施者接受要约、专利权人出价、专利实施者还价以及纠纷解决等五个步骤的谈判过程。除此之外,JPO还确定了能够促进许可谈判顺利进行的七个关键因素。在许可费计算方法部分,JPO阐述了确定许可费计算公式中的计算基数和许可费率两个因子时分别需要遵循的原则,同时提及了其他几项需要考虑的因素。

2019年JPO修订《SEP必要性判定指南》

传统侵权判断是将权利要求与产品进行比对,而必要性的判断是将权利要求与通信标准进行比对。在必要性判定过程中,如果缺少从通信标准到产品实现逻辑的考虑,则必然会影响到判定结果的准确性。为了解决这一问题,日本专利局(JPO)在2017年发布了《标准必要性判定意见指南》(以下简称为“指南”),并于2019年进行了修订。《指南》综合了日本产业界的多方意见,形成了JPO对标准必要性判定的完整流程,旨在提高在日本SEP谈判中必要性判定的规范性和可预测性。针对目前必要性判定方法中缺少专利与支持标准的产品之间的比对环节问题,《指南》首次明确提出“虚拟对象产品”的概念,这对于完善SEP必要性判定方法具有相当大的借鉴意义。

2021年JPO发布《知识产权推进计划》

为了强化在SEP方面的国际角色,日本于2021年7月公布的《知识产权推进计划2021》中的七个重点实策之一即是“朝向扩大优势市场推进标准的战略性运用”。具体包括三个方面:一是官民一体化的重点标准运用。为此,成立了“标准运用支持服务平台”,国立研究开发法院产业技术综合研究所(AIST)和一般财团法人日本标准协会等公立机构均为成员;二是标准必要专利的战略性获取和运用,由于日本在SEP司法裁判方面的参与度并不高,因此日本以经济产业省和特许厅为中心,加强在SEP相关纠纷解决案例和规则形成的全球联络和研究;三是强化开源的运用基盘,同时强调对于开源平台的安全保障问题。为实现这些战略性目标,日本正在积极研究修订相关法律法规,以确保相关施政顺利开展。

2022年经产省发布《与标准必要专利相关的诚实谈判指南》


本次由日本经济产业省组织研究并发布的《与标准必要专利许可相关的诚实谈判指南》与2018年JPO发布《SEP许可交涉指南》的区别在于,前者只是基于全球司法判例、竞争当局判断以及许可实践等,对SEP许可谈判中的各方观点进行客观整理而成。虽然二者同样不具备法律拘束力,但本次日本经济产业省发布的指南,考虑到了最近几年全球范围内SEP的最新实践,在涉及到SEP的许可谈判中能够在一定程度上起到约束双方当事人诚实许可谈判的行为规范作用,因此值得我国产业界给予关注。但是,这个指南中还有待细化,例如,专利权人提供FRAND报价合理性的计算逻辑的细致程度,以及实施人到底应当在谈判中如何展示其愿意接受FRAND许可的意思表示,都需要在未来的司法实践中深入探索。

同时考虑到,当前SEP许可谈判和诉讼全球主要国家重点关注的焦点问题,而日本此次率先发布了许可谈判指南,或体现了日本政府在标准必要专利政策上有不同的诉求,这一点值得我国有关部门借鉴,可考虑适时发布符合我国产业实际的行为规范指南,进而更好保护中国企业的合法权益。

英国

2021年12月7日,英国知识产权局发布《标准必要专利与创新(征求意见稿)》,拟就构建平衡的SEP生态系统进行评估,以便决策是否需英国政府介入进行干预,为英国制定最佳的知识产权框架,促进创新,支持政府在创新战略和多元化战略中的雄心。

本轮的意见征集稿从如何看待SEP与创新及竞争的关系、竞争和市场机制如何在SEP生态中发挥作用、如何实现SEP的透明化以及如何构建SEP许可和诉讼的机制等四个部分提出了27个问题,力图较为全面地探索对SEP治理规则的框架,但从相关问题的设计也看出来与行业实践有一定脱节,未涉及实务上更关注地应如何引导各方基于FRAND原则进行善意谈判的相关问题。

实际上,在标准必要专利生态中,相比于美国、欧盟和日本,英国更多是处于纯消费地位(既无SEP专利权人,又无涉SEP产品制造商),但即便如此,在英国法院以弱连接建立全球费率的司法管辖之外,英国行政部门也期待在标准必要专利的全球治理规制定中占据主动地位,建立自己的话语权。

评论

对主要国家行政部门出台政策进行梳理后,至少可得出如下启示:

一是各国普遍认识到SEP对于未来产业竞争力的重要影响,甚至不吝将其上升为国家战略对待,保护创新与维护竞争秩序成为政府需直面的问题。

未来社会无疑是智能与互联的社会。当前无线通信技术与垂直行业融合,即是通往未来社会的第一步。因此,将无线通信技术称之为未来社会的重要基础设施并不为过。SEP作为无限通信技术的权利表现形式,关系到技术市场向商业市场扩张中的话语权,及其在未来产业中的市场份额分配。基于此,也便不难理解为何欧盟和日本等国家纷纷将SEP问题纳入到如《知识产权推进计划》以及《国家创新战略》等国家级政策文件中。新一轮科技革命和产业变革正在如火如荼地进行,我们必须牢牢把握这次机遇。无论是5G的规模化应用,还是数字产业的抢先发展,都离不开无线通信技术的支撑。与此相应,我国专利行政部门和相关产业部门也应高度重视构筑与我国5G技术创新优势的制度话语权优势,而不应将其完全交由市场。

二是标准必要专利全球治理规则话语权争夺进入到白热化阶段。

自2021年底以来,美国、英国和欧盟已先后发布针对标准必要专利许可的政策征求意见稿,而此次日本经济产业省率先发布了《与标准必要专利许可相关的诚实谈判指南》,或也体现出日本政府在标准必要专利政策上有不同于其盟友的诉求。另一方面,欧盟自2021年7月以来就相同问题向我国发起的第二次WTO框架下的行动。2021年9月,我国商务部已就欧盟的相关问题作出书面回复。时隔半年,欧盟再次就相同问题提出WTO磋商行动。5G标准必要专利全球治理规则制定的风口浪尖上,恐怕没有退路留给我们。

三是改善SEP许可环境成为各国共识,专利行政机构作为空间变大。

我国应当积极全面构建在标准必要专利全球治理规则中的话语权,支持我国知识产权强国战略目标落地。首先,坐拥全球最大消费市场、最大合标产品生产基地,国内外SEP权利人均将中国作为各类标准必要专利的布局国家之一,我国国家知识产权局掌握了相当全面的SEP数据,可适时发布SEP数据分析报告;再者,中国拥有全球最大规模的SEP专利和SEP产品,我国专利行政部门也可探索出台标准必要专利许可指南,提供对SEP价值评估的参考因素,在专利保护与权利滥用之间寻找平衡点,促进企业创新,引导各主体共同塑造健康的市场经营环境。

注释:
[1] 第三方报告,2021年全球智能手机出货量数据http://news.sohu.com/a/524225789_121124371
[2] 根据工信部信息,2021年中国5G基站数已超过142.5万座,连接用户超过5亿。
[3] IP Lytics,《Who leads the 5G patent race November 2021?》
[4] 墨丘,《2021全球4G/5G标准必要专利深度分析报告》
[5] Patenting activity by companies developing 5G(February 2022)