裁判要旨

商標の専用使用権の保護は、使用が承認された商品やサービスに限定する必要があり、有名な商標として認識されていても、すべてのカテゴリで商標を保護することを意味するわけではない。したがって、有名な商標の授権および権利有効性の確定を認定することに関わる行政案件では、法院は、有名な商標の「オンデマンド認定、ケース別の認定」の原則に基づいて、係争中の商標に対して有名な商標のクロスカテゴリ保護を提供するかどうかを検討する場合、係争商標の使用が承認された商品やサービスと、有名な主張の根拠となる引用商標の使用が承認された商品やサービスとの関連性を分析することがよくある。ただし、商品やサービスの関連性の認定については、『類似商品・サービス分類表』を参照にすることができる商標法第30条に関連する商品との類似の認定とは異なり、当事者の挙証に依拠することが多く、さらに、法院により商標の近似、当事者の主観的状況、引用商標の知名度などの要因を総合的に考慮してケース別の判断を下す。

案件の内容の紹介

第15245382号の「冠六福GUANLIUFU」商標（以下、係争商標という）は、由東莞市ZIHAO日用品株式会社（以下、ZIHAO会社という）が2014年8月に登録出願を提出して、2017年4月に、他人の代わりの販売、他人の代わりの購入（他社の代わりの商品やサービスの購入）、マーケティング、輸出入代理、オークション、商業管理、および、組織コンサルティングなど、第35類のサービスカテゴリでの使用が承認されている。

2017年4月26日、六福グループ株式会社（以下、六福会社という）は、係争商標について、元の国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下、元の商評委という）に無効宣告請求を提出して、係争商標と、その第3043570号「六福」商標（以下、引用商標１という）、第3043568号「六福」商標（以下、引用商標2という）、第7042459号「六福珠宝LUKFOOK JEWELLERY」商標（以下、引用商標3という）とが、類似のサービスに使用される近似商標を構成し、商標法第30条の規定に違反する。その第944398号「六福」商標（以下、引用商標4という）は、宝石や貴重なゴールドジュエリー（アクセサリー）商品で高い知名度を持っており、有名な商標を構成する。係争商標は、引用商標4の複製、模倣であり、商標法第13条第3項に違反している。

元の商評委は審理によって、係争商標の使用が承認された他人の代わりの販売などのサービスと、引用商標1、引用商標2、引用商標3の使用が承認された屋外広告などのサービスとが類似のサービスではなく、それらと係争商標とが類似のサービスに使用される近似商標を構成しないと認定した。同時に、関連する証拠は、引用商標4が宝石や貴重なゴールドジュエリー（アクセサリー）商品で比較的高い知名度を持っていることを証明できるが、上記の商品と、係争商標の使用が承認された他人の代わりの販売などのサービスとは、機能、消費者オブジェクト、サービス内容などの点で一定の違いがあり、係争商標の登録と使用は、公衆を誤解させて、六福会社の利益が損なう可能性がない。したがって、係争商標の承認された登録は、商標法第13条第3項の規定に違反しない。要約すると、元の商評委は係争商標の商標権を維持することを裁定した。

六福会社は上記の裁定に不服して、北京知的財産法院に行政訴訟を提起した。

北京知的財産法院は審理によって、係争商標と、引用商標1、引用商標2、引用商標3の使用が承認されたサービスとはずべて商業主体が比較的一般的な営業活動であるが、目的、内容、方式、オブジェクトなどの点で依然として大きな違いがあり、係争商標と上記の引用商標とは、類似のサービスに使用される近似商標を構成していないと認定した。同時に、引用商標4が係争商標の登録出願日の前にすでに有名な商標を構成していても、それにクロスカテゴリの保護を付与したことは、すべてのカテゴリのサービスに保護が提供されるという意味ではなく、その保護の範囲は、2種類の商品やサービスに関連性があることによって制限される必要がある。ただし、係争商標の使用が承認されたサービスと引用商標の使用が承認された商品との目的、内容、方式、オブジェクトなどの要因には大きな違いがあるため、関連する公衆は両者が標記した商品やサービスの出所を誤解する可能性が低く、係争商標の登録と使用は公衆を誤解させるべきではない。要約すると、法院の一審判決は、六福会社の訴訟請求を却下した。

六福会社は上記の判決結果に不服して、北京市高級人民法院に上訴した。

北京市高級人民法院は審理によって、六福会社が提出した証拠は、係争商標の登録出願する前に、六福会社が宝石、貴重なゴールドジュエリー（アクセサリー）商品に「六福」商標を使用し続けたことを証明でき、関連する公衆によってよく知られており、六福会社は、「六福」商標に対して大規模かつ長期的な宣伝と使用を行っており、「六福」商標は行政機関によって有名な商標として認定された記録があるため、引用商標4は宝石、貴重なゴールドジュエリー（アクセサリー）商品での有名な商標が構成され、係争商標は引用商標4の複製と模倣に属すると認定した。係争商標の使用が承認されたサービスは、引用商標4に基づく有名な宝珠商品の経営方式にある関連性を持っている可能性があり、係争商標の登録と使用は、公衆を簡単に誤解させたり、引用商標4とそれに基づく有名な宝珠商品との固有の関係を分離し、それによって有名な商標の顕著性を弱め、六福会社の利益に損なう可能性がある。要約すると、法院は係争商標の登録は商標法第13条第3項の規定に違反していると認定し、これによって一審判決と元の商評委による裁定を取り消した。

案件分析

この案件で、2つの審理法院の主な違いは、係争商標の使用が承認されたサービスと引用商標4に基づく有名な商品との間の関連性があるかどうかにある。一審法院は、係争商標の使用が承認された他人の代わりの販売などのサービスと、引用商標4に基づく有名な宝珠商品との間に関連関係がないという考慮に基づいて、引用商標4が有名な商標を構成していると認定しなく、それにクロスカテゴリ保護を提供しなかった。しかし、二審法院は、経営方式において両者が一定の関連性があり、消費者群には重複があると認定したため、引用商標4に有名な商標のクロスカテゴリ保護を付与した。二審判決でも有名な商標を薄めることについて言及しているが、一審判決が取り消された主な理由は、明らかに、商品とサービスとの間に関連関係があるという認定である。

実践には、当事者は通常、商標の継続的な使用期間、宣伝の程度、地理的範囲、および関連する公衆の認識の程度が、有名な商標を認定するための商標法の要件を満たしていることを証明する大量の証拠を提供するが、商品やサービスの関連性の挙証証明を無視する。実際、商品やサービスの関連性問題は、有名な商標の認定に関わる商標の授権および権利有効性確定の案件において、有名な程度を証明することと同じくらい重要である。商標法第13条第3項には、有名な商標のクロスカテゴリ保護を規定しているが、混乱理論の文脈では、クロスカテゴリ保護はすべての種類の保護ではなく、関連商品やサービスに限定する必要がある。有名な商標に基づく有名な商品やサービスと関連関係がある商品やサービスで同じまたは近似する商標が使用されている場合にのみ、公衆を誤解させ、有名な商標権利者の利益が損なうことになる。有名な商標と同じまたは近似の商標が、それに関係のない商品やサービスに使用され、弱化および薄めることの要因が除外された場合、一般に公衆を誤解させ、有名な商標権利者の利益を損なう可能性がない。

なお、商品やサービスの関連性の認定には決まった公式がなく、『類似商品・サービス分類表』にある程度依存できる商品やサービスの類似性の認定とは異なる。『最高人民法院の商標の授権および権利有効性確定の行政案件審理の若干問題についての規定』の第13条の規定によれば、商標法第13条第3項の規定に従って、係争商標がその登録された有名な商標の複製、模倣または翻訳を構成し、登録を許可すべきではないか、または無効を宣告すべきであるという当事者の主張に対し、人民法院は、引用商標の顕著性と知名の程度、商標標識が十分に近似しているかどうか、指定して使用された商品やサービスの状況、関連する公衆の一致する程度や注意する程度、および、引用商標と近似する標識が他の市場主体によって合法的に使用されている状況、または他の関連する要因を総合的に考慮して、係争商標の使用が、それが有名な商標とかなりの程度の関係があると関連する公衆に信じさせるのに十分であるかどうかを判断し、それによって公衆を誤解させ、有名な商標権利者の利益を損なう可能性があること認定する必要がある。これからわかるように、関連する消費者が一致しているかどうかは、商品やサービスの関連性を認定するための鍵であり、商標の近似程度、引用商標の知名度などの他の要因も総合的に考慮する必要がある要因である。（北京知的財産法院　張燦）